Hvem eier rettighetene? Ansatte, oppdragstakere og universiteter

Det første spørsmålet i due diligence

Før en investor leser modellen din, vil vedkommende vite om selskapet eier det det selger. I investeringsavtalen blir du bedt om å garantere, vanligvis personlig, at selskapet eier sine immaterielle rettigheter, og at ingen tredjepart har krav på dem.

For hver bidragsyter må du finne grunnlaget for at selskapet kan bruke koden, designet eller dataene: lov, arbeidsavtale, overdragelse eller lisens. Kontroller at selskapet har rettighetene virksomheten trenger. Uklare rettigheter kan forsinke investeringen, påvirke prisen eller føre til krav om garantier.

Norsk rett har ingen generell regel om at den som betaler for et oppdrag, får alle immaterielle rettigheter til resultatet. Programvare laget av ansatte har en egen lovregel. Oppfinnelser, andre verk laget av ansatte og bestillingsarbeid må vurderes særskilt. Lag en liste over alle som har bidratt til produktet, også før stiftelsen.

Ansatte: hva selskapet får automatisk, og hva det ikke får

Oppfinnelser: frister for melding og overtakelse

Arbeidstakeroppfinnelsesloven gjelder oppfinnelser som kan patenteres i Norge, også når ingen søker patent. Kode, design, tekst og data omfattes ikke bare fordi de er laget på jobb. En teknisk oppfinnelse som bruker programvare, kan likevel kreve en egen vurdering av patenterbarheten. Utgangspunktet er at den ansatte har oppfinnerens rettigheter (§ 3), med de begrensningene som følger av loven og eventuell avtale.

Omfanget av arbeidsgiverens krav avhenger av oppfinnelsens tilknytning til jobben. Krav kan bare fremsettes når utnyttelsen faller innenfor selskapets virksomhetsområde (§ 4).

• Forsknings- eller oppfinneroppgaver, eller en pålagt oppgave: Arbeidsgiveren kan kreve alle eller deler av rettighetene overført.
• Annen tilknytning til arbeidsforholdet: Arbeidsgiveren kan bare kreve rett til å utnytte oppfinnelsen, altså en lisens, og har fire måneder til å forhandle om ytterligere rettigheter.
• Ingen tilknytning: Arbeidsgiveren har bare denne fire måneders fortrinnsretten til å forhandle.

Fristen løper fra den ansattes melding. Den skal gis skriftlig til arbeidsgiveren uten unødig opphold (§ 5).

Vil arbeidsgiveren bruke rettighetene i § 4 første ledd eller andre ledd første punktum, må den ansatte få skriftlig beskjed innen fire måneder etter oppfinnelsesmeldingen (§ 6). I denne perioden kan den ansatte ikke uten skriftlig samtykke disponere over oppfinnelsen, svekke muligheten for patent eller åpne for andres utnyttelse. Loven tillater likevel norsk patentsøknad før overføring, med skriftlig forhåndsvarsel til arbeidsgiveren. For universiteter og høyskoler gjelder også et eget publiseringsunntak.

Hvis den ansatte aldri gir melding, begynner fristen aldri å løpe. Det som vanligvis avdekkes i due diligence (selskapsgjennomgang), er derfor oppfinnelser uten verken melding eller krav om overtakelse.

Avtalen kan ikke fjerne den lovbestemte retten til godtgjøring. En ansatt hvis oppfinnelse blir overtatt, har rett til rimelig godtgjøring, selv om en avtale inngått før oppfinnelsen sier noe annet (§ 7). Det ene unntaket er når verdien som overtas, ikke overstiger det den ansatte med rimelighet kunne forventes å levere for lønnen sin.

Beløpet fastsettes konkret ut fra oppfinnelsens verdi, omfanget av rettighetene som overtas, ansettelsesvilkårene og hvor mye arbeidsforholdet bidro. Beløpet kan endres hvis forholdene endrer seg vesentlig (§ 10).

Hver av partene kan bringe en tvist etter loven inn for Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser (§§ 12–14). Meklingen er gratis. Begge parter kan også avtale at nemnda avgjør saken ved voldgift. Nemndsbehandling er en mulighet, ikke et automatisk krav i alle tvister.

Søkes det patent innen seks måneder etter fratreden, kan loven legge til grunn at oppfinnelsen ble gjort i arbeidsforholdet (§ 8). Det krever den tilknytningen til arbeidsgiverens virksomhet og oppfinnerens hovedoppgaver, eller til en særskilt pålagt oppgave, som bestemmelsen beskriver. Den ansatte kan sannsynliggjøre noe annet. Kontroller datoer og arbeidsoppgaver. En søknad innen seks måneder betyr ikke alene at arbeidsgiveren eier oppfinnelsen.

Programvare og andre verk

Åndsverkloven § 71 gir en egen lovregel om overføring. Opphavsrett til et datamaskinprogram laget av en ansatt som ledd i arbeidsforholdet eller etter arbeidsgiverens instrukser går over til arbeidsgiveren, med rett til å endre programmet og overdra det videre.

De ideelle rettighetene etter § 5 blir hos utvikleren, og regelen viker for avtale som sier noe annet. Kode skrevet av ansatte er det sterkeste leddet i et norsk selskaps rettighetskjede. Bestemmelsen omfatter datamaskinprogrammer og ingenting annet.

For materialet rundt koden valgte Stortinget i 2018 å ikke lovfeste en generell regel (Innst. 258 L (2017–2018)). Det som gjelder, er en ulovfestet regel: Opphavsrett til verk skapt i arbeidsforhold går over til arbeidsgiveren i den utstrekning arbeidsforholdet forutsetter at slike verk skapes, og overgangen er nødvendig og rimelig for formålet.

• For teknisk dokumentasjon, designmateriale og nedtegnet knowhow må dere vurdere hva jobben og avtalen forutsetter. Ikke alle rettigheter går nødvendigvis over.
• Databaser kan ha opphavsrett til strukturen, et særskilt databasevern og egne rettigheter til innholdet. Finn ut hvem som har hver av de relevante rettighetene.
• For modellvekter og treningsdata må dere kartlegge de faktiske rettighetene og begrensningene, også tredjepartslisenser og taushetsplikt. En overdragelse fra den ansatte gir ikke selskapet rettigheter den ansatte aldri hadde.

Arbeidsavtalen kan avklare hvilke rettigheter som overføres, tydeligere enn utgangspunktet «i den utstrekning det er nødvendig». En klausul om overdragelse av ansattes immaterielle rettigheter angir kategoriene den dekker: programvare, dokumentasjon, design, data, modeller og innhold. Den overfører rett til å endre og overdra videre og pålegger den ansatte å informere selskapet om resultater.

Den regulerer også materiale den ansatte tok med seg, og begrenser frafall av ideelle rettigheter til en definert bruk. Det er så langt § 5 tillater.

Oppdragstakere: avklar hva avtalen gir selskapet

For en oppdragstaker, et byrå, en frilanser eller et utviklingsfirma finnes det ingen automatisk overgang. § 71 gjelder bare arbeidsforhold, og forslaget om å utvide den til bestillingsverk var nettopp den delen Stortinget trakk tilbake. Rettighetene ligger der avtalen plasserer dem. Der avtalen er taus, blir de hos den som gjorde arbeidet.

Betaling betyr ikke alene at opphavsretten er overført. Å få levert et eksemplar av et verk gir ikke i seg selv opphavsretten til verket, selv om eksemplaret er originalen (§ 67 tredje ledd).

Selskapet kan ha en uttrykkelig eller underforstått lisens til bestilt kode uten å eie opphavsretten. Avtalens innhold og § 41 har betydning. Lovlige brukere har visse rettigheter til nødvendige endringer for avtalt bruk, blant annet feilretting. Rett til videreutvikling, underlisensiering og overdragelse må fortsatt avklares. Betalingen alene forteller ikke hva lisensen dekker.

To regler er særlig viktige når dere skriver overdragelsesavtalen.

• Hva overføres? Etter § 67 overfører opphaveren ikke mer enn det avtalen klart uttrykker. Beskriv verkene og bruken. Lengden på klausulen eller ordene «alle rettigheter» avgjør ikke alene virkningen.
• Endring og videreoverdragelse. Etter § 68 kreves normalt avtale for å endre verket og samtykke for å overdra retten videre. Overføring sammen med virksomheten eller en virksomhetsdel er et unntak. For programvare gjelder også brukerrettighetene i § 41. Skriv uttrykkelig hvilke rettigheter selskapet trenger.

Et programvareselskap trenger rettigheter som gjør det mulig å videreutvikle produktet og selge eller lisensiere det som planlagt. Beskriv denne bruken uttrykkelig i oppdragsavtalen. Undersøk bakgrunnsmateriale og tredjepartsinnhold særskilt.

• Resultatene, klart definert.
• Retten til å endre, tilpasse og lage bearbeidelser.
• Retten til å overdra videre og gi underlisenser.
• Oppdragstakerens bakgrunnsmateriale, enten som lisens eller overdragelse, men navngitt i begge tilfeller.
• Frafall av ideelle rettigheter begrenset til en definert bruk.
• Levering av kildekode og materiale som trengs for å bygge programvaren. Å levere et eksemplar overfører i seg selv ingen rettigheter.

Overdragelsen må også regulere betaling. En opphaver som overfører rettigheter i næringsvirksomhet, har krav på rimelig vederlag. Regelen kan ikke fravikes ved avtale (§ 69). Vederlaget vurderes ut fra rettighetene som overføres, vanlig praksis, partenes forhandlingsstyrke og den sannsynlige verdien av bruken.

Ta betalingen for rettighetene med i honoraret, og beskriv det i avtalen.

Arbeid gründeren gjorde før stiftelsen

Ikke anta at arbeid fra før stiftelsen tilhører det nye selskapet. Gründeren kan ha rettighetene, men en tidligere arbeidsgiver, medopphaver eller annen part kan også ha krav. Undersøk prototypen, koden, merkevaren og domenene. Dokumenter hva selskapet eier, eller hvilken lisens det har.

Bruk en skriftlig avtale som gjør overdragelsen eller lisensen tydelig. Vanlig overdragelse av opphavsrett krever som hovedregel verken notarius publicus eller en bestemt dokumentform. Andre eiendeler kan ha andre regler, og registrering kan være viktig for vern mot tredjeparter. En senere avtale kan overføre rettigheter gründeren fortsatt har, men skriver ikke om fortiden. Avklar dette i gründeravtalen før den første eksterne investeringen.

Fordi §§ 67 og 68 også gjelder gründere, angir overdragelsen verkene og perioden, overfører rett til å endre og overdra videre og dokumenterer hva gründeren mottar. Alle gründere signerer, også den som mener det bare er en formalitet.

Registrerte rettigheter krever et andre skritt. En søknad levert i gründerens eget navn blir stående i det navnet i det offentlige registeret til eierskiftet er meldt til Patentstyret, med en kopi av overdragelsen som dokumentasjon.

Mellom partene overfører avtalen rettigheten i seg selv. Registrering etter patentloven § 44 gjør den dokumenterbar og sikrer etter § 44 a prioritet overfor senere erververe i god tro. Frem til da finner en investor ditt navn ved søk på deg i registeret. Et søk hos Norid viser hvem som har domenene. Begge søk er gratis og tar få minutter.

Universiteter og forskningsinstitusjoner

Frem til 1. januar 2003 hadde vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler førsteretten til å utnytte egne oppfinnelser kommersielt. Dette lærerunntaket ble opphevet fra denne datoen (Ot.prp. nr. 67 (2001–2002)). En institusjon krever nå en ansatt forskers patenterbare oppfinnelse overtatt etter den samme fremgangsmåten i § 4 som andre arbeidsgivere, med to tilpasninger.

• Universiteter og høyskoler har ikke lovens fortrinnsrett til å forhandle om oppfinnelser uten tilknytning til arbeidsforholdet.
• Lærere og vitenskapelig ansatte ved disse institusjonene har et publiseringsunntak etter § 6. Publiseringsforbeholdet må stå i oppfinnelsesmeldingen, og andres rettigheter må ikke være til hinder. Er vilkårene oppfylt, kan arbeidsgiveren ikke overta oppfinnelsen etter § 4. Tar oppfinneren ikke skritt for å publisere innen ett år, kan arbeidsgiveren likevel overta den.

En forsker som har tatt forbehold om publisering, kan ikke søke patent uten arbeidsgiverens skriftlige samtykke. Publiseringsretten kan fravikes ved avtale og gjelder ikke der tredjepartsrettigheter står i veien, oftest rettigheter hos en ekstern finansiør eller industripartner.

For et selskap som er skilt ut fra et forskningsmiljø, må dere følge hendelsesforløpet: Krevde institusjonen oppfinnelsen overtatt? Hadde forskeren tatt et gyldig publiseringsforbehold? Gikk det ett år uten skritt for å publisere? Undersøk også om avtaler med eksterne finansiører begrenset publiseringsretten.

Teknologioverføringskontorer forvalter resultatet etter én av to modeller: en lisens til det utskilte selskapet eller salg av rettighetene mot kontanter eller aksjer. NTNU er en av institusjonene som publiserer vilkårene sine, i sine IPR-retningslinjer.

• NTNUs melderutine for ansatte omfatter resultater med kommersielt potensial. TTO skal svare innen én måned. Svaret kan være at mer må undersøkes, ikke en endelig beslutning om overtakelse. For studenter og oppdragstakere må også avtalene deres undersøkes.
• Lisens er hovedmodellen for et oppstartsselskap. Salg er unntaket og skjer på markedsvilkår. Minst 10 % av aksjene skal være betaling når teknologien ikke er direkte patenterbar, lisens ikke er aktuelt og kommersialiseringen avhenger av at oppfinneren blir gründer.
• Avtalene skal åpne for tilbaketrekking når kravene til etikk eller tilstrekkelig bred bruk ikke oppfylles. Les den konkrete klausulen.
• NTNU skiller mellom oppdragsforskning og bidragsfinansiert samarbeid. Bestemte eksternt finansierte studentprosjekter krever rettighetsavtale på forhånd. Dette er NTNUs ordninger. Andre institusjoner må undersøkes særskilt.

Veiledning alene gir ikke veilederen rettigheter til studentens arbeid. Bygger et utskilt selskap på et studentprosjekt, må dere kartlegge studentens bidrag, eventuelle medopphavere og tidligere avtaler. Dokumenter rettighetene selskapet eller institusjonen har fått gjennom overdragelse eller en tilstrekkelig lisens.

Investoren vil se institusjonens signerte lisens eller overdragelse. Bruksområdet, de økonomiske vilkårene og retten til å trekke avtalen tilbake må være tydelige. Legg også frem avtalene med prosjektets finansiører og partnere. Begynn tidlig: institusjonen har sin egen saksbehandlingstid.

Åpen kildekode i produktet

Lag en lisensoversikt før investorene ber om den. Ta med hver tredjepartskomponent, hvilken lisens og versjon den har, og hvordan dere bruker den. Oppgi om produktet distribueres til kunder eller tilbys som en tjeneste. Det har betydning for hvilke lisensvilkår dere må følge.

Kontroller både den konkrete lisensversjonen og lisensfamilien. GPL-2.0 opphever rettighetene dine ved brudd uten en bestemmelse om retting. En komponent som er distribuert i strid med lisensen, kan derfor være en komponent selskapet ikke lenger har lisens til i det hele tatt.

GPL-3.0, AGPL-3.0 og MPL-2.0 har regler som kan gi rettighetene tilbake etter brudd. Når bruddet opphører, kan rettighetene gjenopprettes foreløpig. De kan bli varig gjenopprettet hvis den aktuelle rettighetshaveren ikke varsler innen 60 dager. Ved første varsel finnes også en mulighet til å rette innen 30 dager. Kontroller lisensen, rettighetshaveren og tidligere varsler før du legger dette til grunn.

Om deres egen kode inngår i et avledet verk, kan være et vanskelig spørsmål. Få en vurdering av den faktiske kodebasen og hvordan delene henger sammen.

Kildekodespørsmålene i en norsk dokumentforespørsel går lenger enn lisensene: programvarens utviklingshistorikk, hvem som har rettigheter til hver del, hvor kodearkivet ligger og hvem som har hatt tilgang, tredjeparter som bruker koden, domener med dokumentasjon på eierskap og hver ansatts skriftlige bekreftelse på overdragelse.

Avklar rettighetene før investorgjennomgangen

Begynn med bidragsyterlisten. For hver person noterer du tilknytningen til selskapet, grunnlaget for selskapets rettigheter og dokumentasjonen. Grunnlaget kan være lov, arbeidsvilkår, overdragelse eller lisens. Finn det som må avklares. En manglende overdragelsesavtale betyr ikke alltid at rettighetene mangler.

En skriftlig avtale kan dokumentere rettigheter som allerede finnes, eller overføre rettigheter bidragsyteren fortsatt råder over. Undersøk andres rettigheter og tidligere bruk særskilt. Ved overdragelse av opphavsrett bør avtalen ivareta §§ 67–69 og angi:

• Identifisere verkene og perioden som dekkes.
• Overføre rett til å endre verkene, overdra dem videre og gi underlisenser.
• Begrense ideelle rettigheter for en definert bruk.
• Angi betaling eller annet vederlag.
• Sørge for levering av kildekode og materiale som trengs for å bygge programvaren.

Om en tidligere bidragsyter kan pålegges å signere, avhenger av alminnelig avtalerett. Hvis det opprinnelige oppdraget omfattet en plikt til å overdra rettighetene, kan det i prinsippet kreves naturaloppfyllelse, altså at plikten faktisk oppfylles.

Hvis avtalen var taus, finnes det ingen selvstendig plikt til å signere. Løsningen er da en forhandling med noen som nå vet hva underskriften er verdt.

Mens du dokumenterer rettighetene, må du holde oppfinnelser hemmelige frem til søknaden er levert. Enhver offentliggjøring hvor som helst, også et konferanseforedrag, en plakat eller en demonstrasjon, inngår i kjent teknikk etter patentloven § 2 og kan hindre patent.

Behandle dessuten teknisk kunnskap det ikke er søkt vern for, som en forretningshemmelighet. Forretningshemmelighetsloven beskytter opplysninger bare når de er hemmelige, har kommersiell verdi fordi de er hemmelige, og innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde dem hemmelige. Taushetsklausuler og tilgangskontroll er slike tiltak.

Vernet avhenger av at opplysningene fortsatt er en forretningshemmelighet, og at bruken er ulovlig. Ansattes alminnelige erfaringer og ferdigheter faller utenfor. For forbud og korrigerende tiltak etter §§ 5–6 må innehaveren normalt ta rettslige skritt innen tre år etter at vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om inngrepet og den ansvarlige. Foreldelse av erstatningskrav må vurderes særskilt.

Legg dokumentene i datarommets mappe for immaterielle rettigheter. Sjekklisten for datarommet viser hva investorene ser etter. Er dokumentasjonen på plass før due diligence, kan de vurdere rettighetene uten å vente på avklaringer.